Ferrari boj o ochrannú známku Testarossa vyhralo, stratilo ju však na najslávnejší model 250 GTO

Talianska spoločnosť Ferrari je majiteľom viacerých ochranných známok a dizajnov. Azda najslávnejším je ich ikonický model 250 GTO, ktorý patrí k jedným z najdrahších modelov áut na svete. Práve k uvedenému modelu stratila spoločnosť Ferrari v uplynulom období ochranu na ochrannú známku. Naopak, k nemenej slávnemu modelu športového auta Testarossa, populárnemu najmä vďaka americkej televíznej šou „Miami Vice“, si Ferrari ochrannú známku po vyhratom spore ponechať môže. O čo v jednotlivých prípadoch išlo a prečo sa jeden súdny spor Ferrari vyhrať podarilo a druhý nie, si rozoberieme v nasledujúcich riadkoch.

Martina Beňovská 19. 11. 2020 6 min.

250 GTO

Spoločnosť Ares Design – talianska karosáreň, zverejnila v roku 2018 dizajnové návrhy novej interpretácie modelu 250 GTO na platforme Ferrari F12 alebo 812 Superfast. Odozvou bola žaloba zo strany spoločnosti Ferrari. Ares Design v súdnom spore argumentovala najmä tým, že Ferrari už viac ako päť rokov nevyrobilo model 250 GTO, a tak už nemá práva na ochrannú známku spojenú so siluetou originálu. Argument pretavoval známy princíp ,,use it or lose it“, v preklade ,,použi alebo strať“, podľa ktorého je možné ochrannú známku zrušiť, ak ju jej majiteľ nepoužíval po dobu piatich rokov. Uvedený princíp je vyjadrený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady o ochranných známkach, v zmysle ktorého práva majiteľa ochrannej známky EÚ sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) však napokon uviedol, že používanie dotknutej ochrannej známky spomínaného modelu spoločnosťou Ferrari bolo dostatočne preukázané len vo vzťahu k zmenšeným modelom či hračkám, avšak vo vzťahu k vozidlám sa spoločnosti preukázanie legislatívou vyžadovaného rozsahu používania nepodarilo. Ferrari tak čiastočne stratilo práva plynúce zo zápisu ochrannej známky na ikonický model 250 GTO tým, že nedodržalo vyššie spomínaný princíp. Ochranná známka bola Ferrari ponechaná len na výrobu zmenšených modelov, spadajúcich do kategórie hier a hračiek. Spor vyhrala spoločnosť Ares Design, ktorá plánuje vytvoriť desať exemplárov karosérií v modernom poňatí modelu 250 GTO, inšpirovaných historickou ikonou.

Testarossa

V roku 2017 Ferrari prehrala spor pred nemeckým súdom v Düsseldorfe, ktorý sa týkal ochrannej známky na model vozidla Testarossa, ktorá bola zapísaná do Svetovej organizácie duševného vlastníctva v roku 1987 ako medzinárodná ochranná známka. Rovnaká ochranná známka bola zapísaná aj Nemeckým úradom pre patenty a ochranné známky v roku 1997. Spoločnosť Autec AG, ktorá sa venuje výrobe zmenšených modelov vozidiel na diaľkové ovládanie tvrdila, že spoločnosť Ferrari nepoužila názov Testarossa od skončenia výroby vozidiel v roku 1996, t.j. viac ako dvadsať rokov, a tak naň nemá už nárok. Spoločnosť Autec AG mala v úmysle pod názvom Testarossa vyrábať nielen hračky, ale aj bicykle, kolobežky a holiace strojčeky. Ferrari v predmetnom spore argumentovalo tým, že pre vozidlá označené spornými ochrannými známkami naďalej dodáva náhradné diely a príslušenstvo a ponúka služby údržby týchto vozidiel. Verdikt súdu však znel, že nariaďuje výmaz uvedených dvoch ochranných známok spoločnosti Ferrari z dôvodu, že počas piatich rokov tieto ochranné známky spoločnosť riadne nepoužívala v Nemecku a Švajčiarsku pre tovary, pre ktoré boli zapísané. V odôvodnení nemecký súd uviedol, že akékoľvek činnosti, ktoré v tomto zmysle automobilová spoločnosť vykonáva, robí v mene spoločnosti Ferrari, a to aj za predpokladu, že by bolo možné preukázať spojitosť s modelom Testarossa. Ferrari podala proti rozhodnutiu súdu odvolanie.

Odvolací súd sa domnieval, že na to, aby sa používanie ochrannej známky považovalo za riadne, nemusí byť vždy významné, a berúc do úvahy skutočnosť, že spoločnosť Ferrari používala sporné ochranné známky pre drahé športové vozidlá, ktoré sa typicky vyrábajú iba v malom počte, nesúhlasí s názorom prvostupňového súdu, podľa ktorého rozsah používania, na ktoré sa odvoláva spoločnosť Ferrari, nestačí na preukázanie riadneho používania týchto ochranných známok. Podľa odvolacieho súdu je však v tomto prípade sporné, či je potrebné zohľadniť takéto osobitosti v prípade sporných ochranných známok, keďže tie boli zapísané nie pre drahé luxusné športové vozidlá, ale vo všeobecnosti pre automobily a ich časti. Na základe tvrdenia spoločnosti Ferrari, táto po kontrole predávala ojazdené vozidlá označené spornými ochrannými známkami. Prvostupňový súd sa domnieval, že uvedené nepredstavuje nové používanie sporných ochranných známok, keďže po prvom uvedení výrobkov označených týmito ochrannými známkami na trh boli práva, ktoré z týchto ochranných známok mala spoločnosť Ferrari, vyčerpané a nebola schopná zakázať ďalší predaj týchto výrobkov. Prvostupňový súd ďalej v súvislosti s argumentáciou Ferrari, že dodávala náhradné diely a príslušenstvo pre vozidlá označené spornými ochrannými známkami a ponúkala služby údržby týchto vozidiel konštatoval, že v rokoch 2011 až 2016 síce náhradné diely Testarossa označené spornými ochranným známkami vytvorili obrat v hodnote približne 17 000 eur, uvedené však nepredstavuje používanie dostatočné na zachovanie práv vyplývajúcich zo sporných ochranných známok. Je pravda, že vo svete existuje len 7 000 kusov vozidiel označených spornými ochrannými známkami, táto skutočnosť však sama osebe nevysvetľuje malé množstvá náhradných dielov uvádzaných na trh pod spornými ochrannými známkami. V uvedenom spore vznikla tiež otázka o tom, ktorý účastník konania musí znášať dôkazné bremeno riadneho používania ochrannej známky.

Odvolací súd v Nemecku sa za uvedených okolností rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru EÚ niekoľko prejudiciálnych otázok. Súdny dvor EÚ dospel k nasledovným záverom:

  • ochrannú známku zapísanú pre kategóriu výrobkov a náhradných dielov, z ktorých sa skladajú, treba považovať za ochrannú známku, ktorá bola predmetom „riadneho používania“ pre všetky výrobky patriace do tejto kategórie a náhradné diely, z ktorých sa skladajú, hoci bola predmetom takého používania iba pre niektoré z týchto výrobkov, ako sú drahé luxusné športové automobily, alebo iba pre náhradné diely alebo príslušenstvo, ktoré sú súčasťou niektorých z uvedených výrobkov, pokiaľ z relevantných skutkových okolností a dôkazov nevyplýva, že spotrebiteľ, ktorý chce nadobudnúť tie isté výrobky, tieto výrobky vníma ako tvoriace samostatnú podkategóriu kategórie výrobkov, pre ktorú bola dotknutá ochranná známka zapísaná.
  • ochranná známka môže byť predmetom riadneho používania zo strany jej majiteľa vtedy, keď tento majiteľ ďalej predáva použité tovary uvedené na trh pod touto ochrannou známkou.
  • majiteľ ochrannej známky riadne používa ochrannú známku, ak poskytuje určité služby týkajúce sa tovarov, ktoré boli predtým uvádzané na trh pod touto ochrannou známkou, pod podmienkou, že tieto služby sú poskytované pod uvedenou ochrannou známkou.
  • dôkazné bremeno o skutočnosti, že ochranná známka bola predmetom „riadneho používania“ nesie majiteľ tejto ochrannej známky.

Výsledkom v prípade súdneho sporu o ochrannú známku Testarossa bolo zrušenie rozhodnutia nemeckého súdu, ktorým nariadil výmaz ochranných známok pre tento model. Ferrari tak získalo späť ochrannú známku na známy model vozidla.

Spoločnou črtou uvedených dvoch prípadov sporu o ochrannú známku na modely vozidiel spoločnosti Ferrari je potreba dostatočne preukázať jej používanie majiteľom ochrannej známky po dobu piatich rokov. Kým v prvom prípade sa spoločnosti Ferrari pre vozidlá modelu 250 GTO uvedené preukázať nepodarilo, v druhom prípade môže Ferrari naďalej používať ochrannú známku k modelu vozidla Testarossa. K úspechu v prípade ochrannej známky Testarossa totiž nepochybne prispela skutočnosť, že Ferrari naďalej pre tento model vyrába náhradné diely a príslušenstvo, pričom ponúka tiež služby údržby týchto vozidiel, čo uznal vo svojom rozhodnutí aj Súdny dvor EÚ. Týmto konštatovaním došlo k naplneniu znaku ,,riadneho používania" ochrannej známky Testarossa, čo v prípade ochrannej známky 250 GTO absentovalo.